Zo voorkom je dat jouw nieuwe merk te veel lijkt op het merk van de concurrent

Wanneer je een nieuw merk introduceert dat lijkt op dat van jouw concurrent, kan dit in veel gevallen tot problemen leiden. Je moet bijvoorbeeld een boete betalen of jouw product van de markt halen. En dat kan grote impact hebben op jouw bedrijfsvoering. Zo ook bij het Nederlandse bedrijf Van Lieshout Textiel, dat werd aangeklaagd door de Japanse sportgigant Asics voor het logo van hun sportschoenenmerk Crosshatch. Mr. Nanda de Jongh-Ruyters van BRight Advocaten legt aan de hand van deze casus uit waar je op moet letten.

Bij een merkengeschil is het de taak van de rechter om aan de hand van een aantal criteria te bepalen of de merken verwarring kunnen opwekken bij het relevante publiek. Als dit het geval is, dan is er sprake van merkinbreuk. Hoe beoordeelt de rechter nou zo’n merkengeschil tussen twee bedrijven?

Een mooi voorbeeld van een conflict tussen twee merkhouders is het geschil tussen Asics en het Brabantse bedrijf Van Lieshout Textiel. Asics vond dat het merk van Van Lieshout Textiel, de Crosshatch, te veel op het logo van Asics leek. Een hevige rechtsstrijd volgde, die zelfs op Europees niveau werd uitgevochten. 

Asics dolf hierbij het onderspit. De Europese rechter vond dat de merken voldoende van elkaar verschilden. Welke criteria hanteert de rechter in dergelijke geschillen?

1. Het vergelijken van BEIDE MERKEN

De rechter beoordeelt dan in hoeverre de merken visueel, auditief en qua betekenis (conceptueel) met elkaar overeenstemmen. Zie onderstaand de merken van Van Lieshout Textiel (links) en Asics (rechts).

Logo Crosshatch tbv Expertlog BRight AdvocatenLogo Asics tbv Expertlog BRight Advocaten

In de zaak tussen Asics en Van Lieshout Textiel was het niet mogelijk om het merk auditief of conceptueel te vergelijken, omdat het om een fantasievorm ging.  De rechter maakte wel een visuele vergelijking. De rechter omschreef de Crosshatch als een logo dat bestaat uit vier dunne rechte zwarte lijnen met een gezaagde omlijning. Twee lijnen staan schuin parallel naast elkaar en de andere twee parallelle lijnen lopen hier haaks doorheen. Het logo lijkt daardoor op een #. Het logo van Asics bestond volgens de rechter juist uit vier dikke zwarte lijnen.  Twee rechte lijnen lopen een beetje uit een, twee gebogen lijnen komen rechts bovenin samen. Dit logo lijkt meer op een X en een V die zijn samengevoegd. Om deze redenen lijken de logo’s volgens de rechter niet op elkaar.

2. Het vergelijken van PRODUCTEN EN DIENSTEN

De tweede stap die de rechter vervolgens neemt is het vergelijken van de producten of diensten van beide bedrijven. Deze mogen niet gelijk aan elkaar of gelijkwaardig zijn. In dit geval verkopen beide bedrijven schoenen.

De bovenstaande criteria zijn cumulatief. Dit wil zeggen dat aan beide criteria voldaan moet worden, voordat er kans kan bestaan op verwarring bij het publiek. Doordat de rechter heeft geoordeeld dat de merken visueel gezien niet op elkaar lijken, is niet aan beide criteria voldaan.  De rechter gaat in dit geval daarom niet te diep in op de vergelijking van producten en diensten, maar oordeelt eigenlijk al gelijk dat er geen sprake is van verwarringsgevaar voor de consument.

Tips bij het bedenken van een merk

Je wilt natuurlijk voorkomen dat jouw nieuwe merk te veel lijkt op het merk van de concurrent. Let daarom bij het bedenken van het merk goed op:

  • Uitspraak van het merk;
  • Vorm- en kleurkeuze;
  • Betekenis van het merk;
  • Het soort product dat je verkoopt.

Zorg ervoor dat jouw merk op bovenstaande punten voldoende afwijkt van jouw concurrenten. Met andere woorden: bedenk iets unieks. Hier heb je zelf ook baat bij: met een uniek merk kun je jezelf écht onderscheiden.

Let er daarnaast op dat het merk niet te beschrijvend is voor de producten en/of diensten die je aanbiedt. Voorbeeld: iedereen die schoenen verkoopt mag ‘shoes’ opnemen in zijn of haar merknaam, zonder dat hiermee inbreuk wordt gemaakt op andermans merkenrecht.

Denk jij dat jouw merk onterecht wordt gebruikt door een ander, of word je hiervan beschuldigd? Schakel dan een specialist in. 


Over Nanda de Jongh-Ruyters

Nanda de Jongh-Ruyters is advocaat bij BRight Advocaten. BRight Advocaten is een gespecialiseerd advocatenkantoor voor advies, bemiddeling en procedures op het gebied van intellectueel eigendomsrecht, ICT, privacy en commerciële contracten met een sterke focus op retail, fashion & innovatie. Meer weten? Kijk op de website www.bright-advocaten.nl.

Deze expertlog wordt je aangeboden door onze kennispartner BRight Advocaten